专利入股的法律风险｜高杉LEGAL
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创业合伙人以专利技术入股，非技术出资方应注意什么法律风险
作者｜丁秋萍（福建天衡联合律师事务所，微信号：loveparadise123）
*本文经授权发布，仅代表作者观点，不代表其供职机构及「高杉LEGAL」立场，且不作为针对任何个案的法律意见*
专利交易的模式存在多种形态，主要包括专利转让、专利许可、交叉许可以及专利入股。各种模式皆有其优缺点，比如就专利转让模式而言，由于是一次性让渡所有权利，在某种程度上，对于专利买方而言是一种相对便捷的选择。
但是，大多数专利技术都是不成熟的，并不能满足产业化的需要，有的专利技术仅仅是一个可能实现的技术方案。因此，若专利买方在未正确衡量专利市场前景和商业价值的前提下，一味通过专利转让的方式买入专利，经常会出现专利技术无法与市场碰撞出“火花”或生产成本太高，结果不得不在进行高价投资后宣布放弃。
实践中具体采取什么方式进行专利交易并没有统一标准，需根据交易双方的初步考量、专利情况予以确定，而且随着交易谈判的进展，专利交易模式的选择也会发生改变。
本文主要探讨的是专利入股模式，近些年在国家法律政策的支持推动下，特别是创业板推出以来，我国专利权出资制度显示出前所未有的生命力。在专利权出资的方式下，接受专利权出资的公司无需借助资金来购买专利或其使用权就可以获得对专利技术所有权或使用权，并能对此有效利用，这对接受专利权出资的公司来说，是一种明显的竞争优势。而对具有核心技术却缺乏资金的研发人员或技术密集型企业来说，可以通过专利入股成为出资人，与其他资本合作获得利益，这种方式可以将公司对专利资本的应用从外部购买行为转化为公司内部行为，在节约成本的同时可以有效地发挥专利权资本的效用。
但不可否认，专利权出资在带来较大利益前景的同时，也伴随着较大的风险。一方面，由于专利权相比其他知识产权具有鲜明的独占性，客体公开性，法定授权性，时间性与地域性限制等特征，使得公司在接受专利权出资时受到更多法律规范要求与更大技术革新的压力，从而带来更大的商业诉讼与商业竞争风险。另一方面，以专利权出资设立公司以及在公司运营过程中，出资人和受资公司不仅要遵守公司法的规定，还需要履行专利法的规定，一定程度上也会导致履行瑕疵的几率增加，风险也会相应的增大。
那么，在面对创业合伙人以专利技术入股，作为非技术出资一方应注意什么法律风险了？本文以出资全过程为视角提出相关法律风险防范措施供非技术出资一方参考。
一、出资前的风险防范措施
专利权投资入股是指专利权人将其依法享有的专利权作为资本进行投资以换取公司股份的行为，是专利权资本化的过程。当专利权作为资产被投资到公司后，维护、经营专利权的风险就由专利人转移到了公司。专利权是否被宣告无效、是否受到侵权，专利技术实施转化是否顺利等这些风险都由公司独自承担，故作为非技术出资方在作出合作投资决定前，可从出资专利权主客体方面做好相应的专利风险尽职调查。
1、专利权出资主体资格审查。
第一，根据我国《专利法》第39条以及第40条规定，发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请经实质审查/初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权/实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权/实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。因此，作为非技术出资方可要求专利权出资方提供专利权属证书、专利说明书、权利要求书、最新交纳年费凭证等文件，以确定其用于出资的专利权归其所有。一般情况下专利证书上登记的权利人为真正的专利权利人，但是，专利证书是根据专利登记簿颁发，在发生专利权主体变更时只对底簿进行更改，仅仅依据证书认定专利权主体风险较大。故建议非技术出资一方在审查专利证书的同时，也通过国家知识产权局专利局对专利权人资格做进一步的审查。
第二，若专利出资人为个人，应审查专利权人是否为职务发明人，委托发明人或者合资开发发明人。在现实生活中，公民对专利技术研究往往具有投资的介入，专利技术是职务发明，委托发明，还是合作开发，专利权归属于个人还是投资方，都需要明确界定。我国《专利法》规定，发明人在执行职务期间，利用单位的物质资源开发的专利技术归单位所有；经两者合作完成或者接受委托而完成的发明创造，申请专利的权利属于共同完成的单位或个人，当事人另有协议约定的除外。故建议在专利权出资人主体审查过程中，应明确专利技术开发者之间的关系，以及中间有无相关协议，要求专利权人做出相关书面陈述。
第三，若专利出资人的专利是受让而来，根据《专利法》第10条之规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。因此，建议不能只看其转让合同，还要查明该专利是否已经向国务院专利行政部门登记，否则卖方仍不是专利权人，还没有成为真正的专利有人。（专利权权属状态可通过国家知识产权局的常规检索板块，在输入公告号、申请号或专利名称后予以查询，具体查询入口：www.pss-system.gov.cn）
2、专利权出资客体资格审查。
主要从以下几个方面进行：
第一，专利权是否被终止。有些专利权可能因没有按照规定缴纳年费等原因被依法终止，被终止的专利进入公有领域，不需花费金钱即可利用。因此，查明该专利是否被终止，对非技术出资方意义重大（专利法律状态查询参考：可在国家知识产权局网站的法律状态查询板块输入公告号或申请号，即可知该专利的法律状态。如果权利终止，即为到期。如果是专利权维持，即在有效期内，法律状态查询入口：）；
第二，专利权具有地域效力。在中国申请的专利只在中国有效，在美国申请的专利只在美国有效。根据该特征，依一国法律取得的专利权只在该国领域内受到法律保护，而在其它国家则不受该国家的法律保护，除非两国之间有双边的专利（知识产权）保护协定，或共同参加了有关保护专利（知识产权）的国际公约。示例：若设立后的公司利用该专利技术制造的产品拟销往泰国，建议应在受让该专利技术前调查技术出资一方的专利是不是包括泰国等地专利，否则可能另有他人在泰国等地享有专利权，出口的产品将受到专利侵权的指控；
第三，专利权何时到期。根据《专利法》第42条规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。超过保护期后，专利技术就进入公有领域，不能独占其利。因此，作为非技术出资一方应调查专利权的剩余有效期，同时专利剩余的有效期限越短，专利的商业价值也就越低，此点可作为非技术出资一方谈判的筹码；
第四，是否对外发放过专利许可。从许可权性质角度划分，许可方式包括独占许可、排他许可和普通许可。独占许可是指除被许可人之外，包括权利人在内的第三方均不得在许可期限内实施专利。排他许可是指除被许可人、许可人之外，任何第三方不得在许可期限内实施专利。普通许可是指被许可人有权在许可期限内实施专利，许可人在许可期限可以自行实施专利，也有权许可第三方在许可期限内实施专利。如果约定不明，则视为普通许可。因《专利法实施细则》第14条规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案，因此非技术出资一方可通过专利实施许可合同备案的情况，了解该专利是否对外发放过专利许可（专利实施许可合同备案的情况可通过国家知识产权局网站的公布公告板块予以查询，专利公布公告查询入口：epub.sipo.gov.cn）。投资入股的专利是否对外发放过许可，对非技术出资方意义重大。如果已经对外发放独占许可或排他许可，并已备案可以对抗第三人时，建议非技术出资一方不能再接受专利权人的任何形式的许可，否则即使已付费也不能使用该专利，只能去追究专利权人的违约责任。而若是对外已经发放过普通许可，则需要评估前面的专利许可，是否会影响自己的商业利益；
第五，是否存在专利质押。如果专利已被质押，一旦专利权人无法清偿债务，债权人有权以该专利折价或者以拍卖、变卖该专利的价款优先受偿。因此，建议非技术出资一方应调查清楚是否存在专利质押的情况；
第六，出资专利是否正在发生法律争议。建议非技术出资一方应调查清楚该专利是否有第三人基于各种原因，正在请求宣告该专利无效；第三人正在指控专利权人的此项专利侵犯其专利权等在先权利；第三人正在请求确认他为此项专利权的所有人等诸如此类的情况。若以该专利投资入股，不但影响非技术出资一方的利益，还要耗时耗力去处理这些法律争议；
第七，专利权的转让分为专利权所有权的转让、专利权使用权的转让和专利申请权的转让，其出资类型也分为专利权所有权出资，使用权出资与申请权出资。专利权人以何种形式的专利权出资，该出资标的是否符合公司法对出资标的物适格性的要求，是其他非技术出资人商讨合作设立公司的一个重要的问题。目前，关于专利权使用权和专利申请权的出资是否可行，理论上有不同的观点。但从设立公司的角度出发，建议以专利权所有权出资最为保险；
第八，非技术出资一方应注意调查投资入股的专利是否欠缺授权的实质条件，对此可通过委托Sipo出具检索报告、文献检索分析、查阅同族专利在域外的审查档案等途径，检索目标专利是否存在新颖性、创造性、实用性等方面的缺陷，从而评估专利是否有被宣告无效的可能性；
第九，若投资入股的是专利组合的话，非技术出资一方除了要调查该专利池里是否存在欠缺授权实质条件的专利，也要调查相关专利在目标市场的有效等问题，更要警惕“一物二卖”，有的专利池里面，看似存在几个不同的专利，而且也在不同的国家获得授权。但实际上是同一个技术主题内容的专利，只是在不同国家使用了不同的名称，或者只是在专利申请文件上表达上的差异而已，而专利技术出资一方很可能把这些“名为数个、实为一个”的专利权作为资产投资到公司，以达到增加投资额的目的。
二、专利出资过程中的风险防范措施
在对专利权出资的可行性与市场风险进行调查确认后，各出资方将会进行出资的实质性阶段，即签订出资合同，该阶段的工作直接影响专利权出资后的风险大小，非技术出资一方应做好如下工作：
1、订立严密的专利权出资协议。
第一，在签署专利权出资协议时，一定要在协议中明确专利权名称，专利号，专利附带技术资料，比较重要的一点是关于约定办理转让登记等手续的时间以及移交专利权权属有关的各种文档、资料的时间。新修订的《公司法》不再要求公司注册成立时必须实际缴付出资，认缴资本改革制度使专利出资人获得了与货币出资人相同的后续出资权，专利权只需确认将特定的专利权用于出资后就可获得股东的身份，专利权转移登记手续可以根据公司经营的需要后续办理。因此，建议在完成专利权权利的有效让渡前，非技术出资一方应在出资协议中明确约定办理转让登记等手续的时间以及移交专利权权属有关的各种文档、资料，同时设置相应的违约责任条款。
第二，若是以专利权使用权出资的，因出资人仍保留专利权所有权，故缴纳专利权年费的义务仍然由出资方承担，因此对于非技术出资一方，应注意防范因专利权人不按时缴纳年费导致专利权失效的风险。关于这一点，建议非技术出资一方可在专利权出资协议设置相关知情权条款、违约责任条款。
第三，明确约定专利权出资所占的比例及相应的分红条款，公司接受专利权出资，往往依赖的是评估机构对专利权出资进行的专利权价值的评估结果，然而在大多数专利权出资项目中，专利权出资所预期的效益和实际情况相差很大。因此，建议非技术出资一方在明确约定专利权出资所占的比例的前提下，设置公平合理各方都能接受的利益分配或股份调整的条款，以免出资专利权人的专利因各种影响而使其价值大幅度降低，但却须按出资比例进行分红的僵局。
第四，须明确约定专利技术改进成果的分配，接受专利权出资的公司往往不满足出资专利权技术的使用，而专利权出资人由于对该专利权的了解与熟知也更容易通过相同原理创造出更为先进的技术并借此获取专利。（示例：可在协议中明确约定，出资人与公司各自在出资的专利基础上进行研发而产生新的发明创造成果的专利申请权，归做出新的发明创造的一方享有，但另一方具有优先受让和使用该技术的权利）。
第五，须在协议中明确约定专利权权利瑕疵担保责任的承担问题，专利权出资人将专利出资，其目的是通过其所有的专利权资本代替货币资本向公司出资，获得股份，并在公司运营发展的同时获得相应份额的股权分红。在专利权出资人期许通过专利权出资获得利益时，其应对专利权资本瑕疵承担担保责任。因此，建议可在协议中明确约定，若因出资专利权权利问题而使得公司面临的侵权纠纷，出资人承担所有赔偿责任。
2、处理好专利权资本不稳定性与公司资本稳定原则之间的矛盾。
按照物权法规定，专利权已经出资，专利权出资人按照法律的规定合法履行出资义务，且出资的专利权在出资时真实有效，无权利瑕疵。那么专利权人对专利权资本在公司日后的业务开展产生的风险（如资本缩水风险）都无须承担责任。但由于专利权资本经济寿命较短，公司对专利权资本商业化运营的难度较大，若让接受专利权出资的公司承担该风险，明显对公司和其他股东不公平。又由于新修订的《公司法》取消了要求以专利权出资须经依法设立的验资机构验资的规定，亦即在专利权价值进行评估的基础上，非货币出资财产的价值只要其他股东认可即可申请注册登记。根据《公司法》之规定，有限责任/股份有限公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。因此，作为非技术出资一方，为解决专利权资本的不稳定性与公司资本稳定原则之间的矛盾，可设置对专利权资本确立年度评估制度，在必要时调整相应的专利权资本的份额。在遇到专利权资本价值发生重大变化时，赋予公司其他股东重新评估以调整股权结构的请求权。比如：作为非技术出资一方可在出资协议中约定，一定期限内（一般两年内），专利权出资人对专利权资本价值的缩水承担无限的资本补充责任，两年后，对专利权资本价值的缩水承担过错责任。
此外，如果专利权出资人实际缴付出资的时间点与其认缴出资的时间点超过一定时限(如一年)，还应该对专利权价值再次进行评估，以确认专利权在此期间是否遭遇大幅减值。如果此时的专利权价值与认缴时的价值相差太多，可要求专利权出资人承担补足出资的责任，或扣减其相应出资的份额，同时也需要办理公司减资手续。
三、出资后的风险防范措施
1、尽快依法办理出资专利权的权属转移手续。《专利法》第10条规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。因此，以专利权出资的，须在专利行政部门登记后才发生权利的转移，出资程序才算完成。
2、签订相关保密协议。目前的专利技术，一般都是需要专利加技术诀窍一起转移才能实施的，因此与专利权出资人签订竞业禁止协议、与掌握这些技术秘密的技术人员签订内部保密协议，可以有效避免因技术人员辞职、跳槽等导致的商业秘密外泄，降低专利权的资本化风险。
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